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PCT专利申请进入美国国家阶段两种方式差异

作者:泽联时间:2022-06-12 19:16浏览:

基于之前提交的PCT申请申请美国,但是之前的PCT申请文件是用来保护技术方案的。权利要求所概述的保护范围较小,侵权的可能性不大。因此,如果希望在进入美国时修改PCT申请文件,以便更好地保护技术方案。应该怎么做?下面泽联知识产权介绍PCT专利申请进入美国国家阶段两种方式差异。

PCT专利申请进入美国国家阶段两种方式差异

通过PCT进入美国国家阶段一般有两种方式:一种是根据35 USC 371(以下简称371条款)的规定进入;另一种是根据35 USC 111 (a)(以下简称111条)进入。这两种方式有什么区别?

通过371条款进入美国国家阶段的专利申请从PCT申请的常规国际阶段延伸到美国国家阶段。进入美国国家阶段时,需要提交PCT国际公布文本的准确译文,可以根据PCT条约第28条和第41条主动修改,但修改不能超出原PCT国际公布文本的范围。但是,当以第111条的方式进入美国国家阶段的专利申请进入美国国家阶段时,不需要提交PCT国际公布文本的准确译文,但可以对原PCT申请文件进行修改或者增加新的内容,修改后的申请文件将作为继续申请继续存在。

也就是说这两种方法都是可以修改的,那么专利可以在其中一种方法中录入吗?虽然两种方法都可以修改,但是修改的内容还是不一样的。比如修改不能以371的方式进入而超出原PCT申请的范围。然而,111的访问可以被修改超出原始PCT申请中公开的范围。专利适合修改还是进入,要看案件的具体情况。

根据你对上述371条和111条的解释,当然用111条进入是好的,因为修改可以超出原PCT申请公开的范围。在这种情况下,我们只是觉得保护力度太小,需要扩大保护范围。这里有一点需要说明:111条款进入美国国家阶段继续申请,这是美国专利申请中的一项特殊制度,包括一般继续申请和部分继续申请(当然也包括拆分申请、继续审查申请等。,但我们的情况主要涉及以上两种)。其中,一般继续申请是在原申请的基础上,在不修改发明实质内容的情况下,修改专利保护范围的申请。部分继续申请是基于原申请的申请,部分修改了发明的实质性内容。部分继续申请的申请日与原PCT申请的申请日相同,部分继续申请的申请日与原PCT申请的申请日相同。对于继续申请中与原PCT申请不同的部分,继续申请的提交日为申请日。因此,如果该修改没有记载在原PCT申请中,则可能无法享受原PCT申请的申请日。

另外要根据案件的具体情况来决定,看原PCT申请文件中是否记载了你想要保护的技术方案。如果是,可以371的形式入境,或者继续申请111条的形式入境(这种情况下两者基本没有区别,除了审核部门、流程或者具体审核操作条款不同),否则继续申请111条的形式入境。如果选择不当,可能会带来一些不利影响。例如,如果原PCT申请文件中没有记载想要扩大保护范围的技术方案,并且录入了371项,那么后续审查员很可能会因为超出范围的修改而驳回申请。

事实上,针对这种情况,专利撰写人往往会有疑问:为什么会有这么多的延续申请,或者他们往往主张在进入美国时申请延续或者在进入美国后多次申请延续,似乎继续申请就可以无限期地保护他们想要保护的所有技术方案。首先我们来看一下一般继续申请的理由:申请人提出了第一次申请,第一次申请的申请文件的权利要求中记载了第一个技术方案。若干年后,基于技术的发展,市场上出现了基于第一技术方案并优于第一技术方案的第二技术方案。申请人发现后,基于市场上出现的第二技术方案,在第一申请的基础上提出一般继续申请,使保护范围覆盖第二技术方案。当然,如上所述,如果要享受第一次申请的申请日,前提是第二次技术方案已经记载在第一次申请中(通常记载在说明书中);否则只能进行部分继续申请,第二种技术方案的申请日为部分继续申请的日期。

在上述情况下,如果申请人在第一次申请时就想到了第二个技术方案,并记录在第一次申请中,那么此时就可以申请普通延续,享受第一次申请的申请日。但是,为了在第一次申请中清楚地记载第二次技术方案,对第一次申请的申请文件的撰写要求特别高,既要清楚地说明当前的先进技术,又要准确地预测未来的技术发展方向和技术实施过程。但实际上,由于时代的局限性和技术发展方向的不确定性,未来会出现的第二种技术方案,在第一次申请中并不能准确记录。所以很多情况下,如果要申请第二种技术方案,只能部分继续申请。比如苹果的解锁专利中,只有第一个延续案在原申请的基础上提出了一般的延续申请,之后所有后续的延续申请都提出了部分延续申请,这样就形成了一系列的专利。继续上面的问题:第二个技术方案作为新技术不能享受第一个申请的申请日,那么为什么要通过部分继续申请提交,为什么不直接提交新的申请来保护第二个技术方案?

原因有二:第一,第二技术方案所涉及的改进可能不会太大或太多,不需要通过独立权利要求或更多的权利要求来保护,只需要在原第一申请的基础上增加相应的从属权利要求即可,无需全新申请。其次,在专利的后续维护中,只需要维护维护后的继续申请即可,因为继续申请不仅可以包括前一申请日的第一申请所要保护的全部内容,还可以保护新增加的第二技术方案。

所以继续申请并不是万能的,并不能保护申请人想要保护的所有内容。继续申请的作用只是完善申请人想要保护的内容,不断提出和完善。这在一定程度上也保证了申请人和公众之间的相对公平。此外,采用持续应用需要及时、有效、准确地监控市场上的新技术或新产品。如果不能很好地把握新技术或新产品在市场上的具体实现,就不能基于原申请文件尽可能地享受前一申请日的继续申请,从而失去了继续申请的意义。这也无形中印证了一个被重复了无数次的顽固真理:原始申请文件的书写非常重要,原始申请文件越丰富、越完善,对后续的专利救济或全面保护越有利。

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